国际商标注册谈注册商标合理使用司法判断

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2016-11-23点击：223次

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  《商标法》(2001)第四十一条第一款规定不得“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”，同样适用于商标异议案件，这是北京第一中级人民法院The Gap诉The Gap案的判词要点。第四十一条针对的是注册商标争议，规定“已经注册的商标”，违反本法第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定，可以经过规定的程序撤销该注册商标。这种必须参照其他法条才能适用的规定，普遍地认为是为解决其他法条列举的实体问题而设置的程序性法条。脱离指示参照的法条，则不能独立的处理实体问题，德国学者拉伦茨把这样的法条解释为“不完全法条”。因其必须结合指示参照的另一法条才能解决实体问题，故又称为“指示参照性的法条”。[①]一、第四十一条指示参照的法条可以处理商标异议或者争议

  概括而论，第四十一条所指示参照的均是有其构成要件的“完全法条”，要表达的是令行或禁止。例如指示参照的第十三条第一款是典型的禁止：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”。根据该条款产生“不予注册并禁止使用”法律后果的构成要件是，其一，引证权利商标是他人未在中国注册的驰名商标，换言之要证明引证商标是驰名;其二，指控申请注册的商标是对引证权利商标的复制、模仿或者翻译，换言之要证明其与引证权利商标相同或者近似;其三，该指控申请注册商标的商品与引证商标的商品相同或者类似，换言之要证明容易导致混淆。

  第四十一条指示参照的全部法条都可以独立适用解决实体问题。它们既可以在商标申请审查程序中适用，也可以在商标申请异议程序中适用。通过第四十一条的“指示”，它们还可以在商标争议程序中适用。但是，如果我们到此就结论说，第四十一条是脱离其指示参照的法条就不能独立适用，那是不真切的。且看其第一款：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。我们姑且把指示参照的法条隐去，这款规定就变成这样：“已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。按照拉伦茨的定义，这也是产生实体效果的“完全法条”，其要件，第一，被争议的是已经注册的商标;第二，是以欺骗手段取得注册的;或者第三，是以其他不正当手段取得注册的。满足要件的法律后果是被争议商标被撤销。

  二、第四十一条中的实体规定是否可以适用于商标异议

  如果我们就此打住话题，前面的讨论就变得毫无实际意义。我们要引申的话题是，第四十一条第一款中可以独立适用的实体部分，是仅被适用于注册商标争议程序，解决“已经注册的商标”问题，还是像其他被指示参照的法条一样适用于商标申请审查、商标申请异议和注册商标争议全部程序当中，同时也可以处理“申请注册商标”的行为?第四十一条第一款的前身是《商标法》(1993)第二十五条：“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。其中所指“第八条”已经修改为新法第十条。其所指：“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，《商标法实施细则》(1995)第二十五条有所解释。该解释(2)“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众所熟知的商标进行注册的”，增订为新法第十三条第一款;该解释(3)“未经授权，代理人以其名义将被代理人商标进行注册的”，增订为新法第十五条;该解释(4)“侵犯他人合法在先权利进行注册的”，增订为新法第三十一条。这些新增法条都是新法第四十一条所指示参照的法条。也就是说，它们可以适用于商标申请审查、异议和争议全部案件，既可以处理“申请注册的商标”，又可以处理“已经注册的商标”。其中“(1)以虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文书及有关文件进行注册的”：“(5)其他不正当手段进行注册的”，则是新法第四十一条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”所指行为，构成该条款可以独立适用的实体部分。我们要讨论的是：这个实体规定，是受其前置条件限制，仅处理“已经注册的商标”争议，还是也和第四十一条所指示参照的其他实体条款一样，适用于申请商标注册的审查和异议案件?

  三、北京一中院的观点

  对此，在The Gap诉The Gap案的判决中，北京市第一中级人民法院认为：“就该条规定，首先，从字面上看，该规定针对的是已经注册的商标，但是对于法律的理解，除了领会直接表达的字面含义外，还应当结合立法精神以及立法目的综合考虑。从商标法第四十一条的立法本意看，其宗旨在于本着诚实信用原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。这一宗旨应当贯穿于商标审查、核准程序，异议和争议程序的始终。如果商标局或者商标评审委员会在商标申请注册阶段即发现该商标申请人系企图以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，可以适用该条款不予核准该商标获得注册，而不必待该商标申请被核准注册后再适用该条撤销不当注册商标。其次，商标法第十条、第十一条和第十二条的内容是对不得作为商标使用和注册的情形做出的规定，而商标法第四十一条第一款规定的，与这些情形并列的‘以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的’行为在商标法的其他条款当中并未以列举或者解释的方式给予规定，且在商标法的其他条款当中规定的属于以不正当手段进行商标注册的行为也没有全面涵盖所有的以不正当手段进行商标注册的情形，因此，商标法第四十一条第一款既作为程序性条款赋予了其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标的权利，同时，也是一项实体条款规定了制止‘以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册’的原则，故可以由商标评审委员会在审理商标异议和商标争议案件时适用。”[②].法院与商标评审委员会就同一案件的裁定意见基本一致。[③]

  四、The Gap诉The Gap案件背景

  因The Gap/GAP商标发生了一系列案件，涉及9件注册商标争议和15件商标异议。案件的起因是马来西亚精英公司就第25类商品在中国同时提出一件The Gap(第801451号)，一件GAP(第803543号)商标注册申请后，将申请转让给与其有关联的香港宏发(港澳)有限公司，根据该转让，宏发公司在中国又先后获得9件注册，另外还有15件申请，注册和申请范围分别覆盖第8、10、11、12、25、27、30、33、34，以及第3、5、9、14、10、20、21、24、25、26、28、29和32类。The Gap商标由杰普公司(The Gap Inc.)1969年开始在第25类等商品上使用并获得商标专用权和著作权。GAP商标由杰普公司1988年开始使用并获得商标专用权。马来西亚精英公司在马来西亚抢注该两商标遭到杰普公司异议和起诉，双方于1995年4月13日达成

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