国际商标注册谈谈商标权的自我救济保护

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2017-06-15点击：156次

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  商标权的保护是一项系统工程，它涉及商标权人、行政执法机关、司法机关、侵权人及其利害关系人等，以往我们提到较多的是行政、民事和刑事保护，其实商标权人的自我救济保护也是非常重要的商标桶保护途径。在我国加入世界贸易组织后，我国的社会公众商标法律意识应进一步提高，其中商标权人的商标自我救济保护意识和具体操作是重要环节。本文对该问题作简要分析，以促进我国商标权的法律保护。

  一、 商标权自我救济保护的法律基础

      1、法律的规定

      商标权人，特别是知名度高的商标的商标权人的利益经常处于被侵害或可能被侵害的情形，根据我国《民法通则》的有关规定，“公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失”。这是自我救济保护的法律基础，但该规定比较原则。最高人民法院《关于贯彻执行《民法通则》若干问题的意见》第162条规定，“在诉讼中遇有需要停止侵害、排除妨碍、消除危险的情况时，人民法院可以根据当事人的申请或者以职权先行做出裁定”。这进一步明确了在民事诉讼中商标权人的自我救济的请求权。《商标法》就商标权人享有的自我救济权利和侵权人应承担的民事责任、行政责任作了规定，该法第53条规定，对于《商标法》规定的商标侵权行为引起纠纷的，“由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请示工商行政管理部门处理。”该法第57条规定，“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施”。该法59条规定“为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据”。

  2、自我救济在法律意义上的必要性

      在民事保护中，民事诉讼实行“不告不理”原则，即民事保护程序的启动以商标权人的请求为前提，这当然要求权人有很强的商标保护意识。在行政保护中，虽然行政执法机关可以依照职权主动查处商标侵权行为，但也有很多是根据商标权人的投诉进行的，商标权人的投诉和控告仍是启动行政保护程序的重要基础，同时，商标权人的自我救济意识和配合行动对于行政保护的效率和质量至关重要。在刑事保护中，主要是由公安机关（或由工商机关移关）、检察院、人民法院依法行使各自的职权，但商标权人作为被侵害人，自我救济意识和行为必不可少，如在案件线索的提供、证据的搜集上。对于轻微的商标犯罪案件，商标权人可以直接到法院自诉，刑事保护中的附带民事诉讼主要就是商标权人的自我救济为主。

  二、 商标权自我救济保护的实现途径

      1、商标权人内部的商标保护机构设置经济发达国家的公司都非常重视商标权的自我救济，很多设有专门由总经理直接负责的从事知识产权法律事务的部门，并根据自己的实际情况制定一系列的关于商标权保护、如何避免侵害他人商标权的具体措施和手段，以完善地保护自己的权利。我国目前很多公司没有设立法律部门，更别说专门的知识产权保护部门了。不少公司，虽然设立了法律部门，但并不能受到管理者的重视，而只是一个辅助性的附属部门。要实现商标权自我救济，就要建立商标保护机构，并配备专业人才负责。

  2、商标权人商标法律顾问制度的建立我国很多公司知识产权保护意识淡薄，不懂得如何利用法律保护知识产权。公司在内部设立商标保护机构的同时，还应长期聘请律师或商标代理人等专业人士作商标法律顾问。要“防患于未然”，而不是出现问题才想到法律服务机构。要将商标服务与公司的日常管理紧密结合起来。

  3、商标使用的日常管理商标权人要规范自己的商标使用行为，防止因自己的使用而使商标权受到侵害，这是实现自我救济的基础，自我救济就必须从自己作起。商标使用的日常管理主要包括是否按照商标注册证核准注册的商标图样和核定使用的商品或服务使用商标，是否擅自改变图形、字体或二者的比例，是否正确有效地使用商标注册标记，商标标记的印制是否委托了有资格的印制单位，商标标识的使用的商品或服务的数量和方式是否作了有效的记录和管理，注册商标在许可他人使用时是否签订了合法的许可合同，许可合同是否备案，许可他人使用的商标的商品的质量管理制度是否建立，许可使用中许可人和被许可人的责任承担是否明确等问题。

  商标权人的自我救济中的另一个重要手段是努力通过广告等合法途径提高自己商标的知名度，并通过邓名商标、著名商标的认定使自己的商标能得到及时、有效的保护或者扩大保护。商标权人应主动积极地通过行政机关和司法机关两条途径作好驰名商标、著名商标的认定工作。在行政机关方面，通过省级工商行政管理机关向国家工商行政管理总局商标局提交驰名商标认定申请和有关诉求，积极参加地方各级工商行政管理机关组织的著名商标的认定和保护工作；在司法方面，通过对他人对自己商标侵害行为的诉讼请求法院认定自己商标为驰名商标。

  4、对市场上他人商标使用情况的了解除要严格依法管理和监督好自己商标使用情况外，要了解其他人的商标使用情况，主要是自己的竞争对手和其他非法经营者的行为，看是否有涉嫌侵权的商标使用行为，要将了解的情况加以总结，必要时通过法律途径寻求保护。同时，要对他人，特别是同行业的商标权人的商标注册情况和使用情况有一定的了解。

  三、 商标权自我救济保护的具体运作

      1、商标注册阶段商标权的自我救济体现在商标注册和保护的各个方面。商标的注册是商标权人实现自我救济的法律基础，虽然我国对未注册商标也有保护，但主要实行的是商标注册原则，对未注册商标的保护力度很小，且主要涉及驰名商标，所以商标权的自我救济要求商标最好注册。

  商标注册时主要的工作是商标设计和商标注册申请。在设计时，商标权人应考虑的与该商标注册后的保护有关的问题，主要包括：第一，商标的显著性。作为商标的文字、图形或其组合的显著性和内在含义或包含的商标权人的经营等。第二，商标的原创性。商标应是基于自己的想法设计的，而且应是原创的。应尽量避免模仿他人的商标，特别是驰名商标的搭便车，这在我国目前是比较突出的问题，很多人通过各种手段如在香港注册企业、在地方注册企业，利用其他权利与商标权的冲突等方式实现自己“傍名牌”的目的。第三，商标的可注册性。商标设计好之后，还要依照商标法的有关规定进行比较，看商标是否具有可注册性。如是不是违反商标法的禁用条款，是不是侵犯他人的在先权利，特别是在先的未注册的驰名商标权利。商标的可注册性还包括通过有关机构对商标注册申请进行查询，看是否已经有人在相同或类似商品或服务上申请或注册了该商标或商标近似的商标。商标注册阶段，商标权人的自我救济还包括对商标局有关注册的意见书的答辩和对他人提出的商标注册异议的答辩。商标权人要根据商标局审查意见对商标注册申请作相应的修改，如删除图形或文字等。对他人对自己的商标注册申请提出的异议作好答辩，特别是有关证据的提供和答辩书的内容书写。

  2、主张权利阶段商标权人在商标权受到或可能受到他人侵害时要通过法律途径主张权利，这是商标权自我救济中最重要的部分。主张权利的前提是商标权正在受到或可能受到侵害。主要包括以下方面。

  第一，对他人商标注册情况的监控。商标权人应通过自己的商标管理部门或商标代理机构对商标局的商标公告检索，了解他人申请和注册商标情况。如发现有可能和自己的注册商标发生冲突，对自己的商标权可能构成损害的注册或申请，要依据《商标法》及其《实施条例》通过商标异议、争议和诉讼主张权利。

  第二，对他人的商标使用行为监控。对正在发生的商标侵权，商标权人要根据情况的不同采取不同的法律保护措施。对一般商标侵权的，如果情况很紧急，建议通过工商行政管理机关实行行政保护，其特点是及时、效率高，可以对当事人采取一定的强制措施，但行政保护不能就民事损害赔偿做出决定，只能调解。如果案件比较复杂，涉及的金额比较大，建议通过法院民事诉讼程序解决，其特点是程序性强，主要是就侵权民事损害赔偿做出判决。在诉讼开始后，商标权人可以依据《商标法》早班诉讼保全和证据保全等措施。如果是商标假冒，就涉及到是否涉嫌犯罪的问题。商标权人在不确定的情况下，可以先通过工商行政管理机关进行处理，如果涉嫌犯罪，由工商行政管理机关移送公安机关处理或联合执法然后移送公安机关处理。如果比较确定涉嫌犯罪，对情况比较复杂，情节比较严重的，建议通过公安机关侦查，其特点是法律手段比较有力和全面，能对付各种复杂和困难的情况；如果情况比较简单，情节显著轻微，可向法院自诉解决，由法院直接受理。对商标侵权假冒行为有管辖权的工商机关和公安机关包括假冒行为发生地、伪造擅自制造商标的销售地等地的工商机关和公安机关。

  3、实现权利阶段在向有关机关主张权利后，并不等于就大力告成，商标权人还需要积极配合执法机关的执法行动，以实现商标权的自我救济。这主要涉及以下方面。

  第一，证据的提供。商标案件证据包括商标权利证明、涉嫌违法的商标标识和使用违法商标的商品、服务证据、作案工具等。执法实践中，权利证明一般包括商标注册人提供的商标注册证书原件、复印件；商标局根据其商标档案查询出具的商标注册情况的证明、商标注册人就商标事宜与他人签订的许可、转让等法律文书；商标注册人及其许可人在商品与服务上实际使用的注册商标标识以及商标注册人针对涉嫌侵权商品真伪而出具的鉴定结论等，这些证据中有些需要公证、认证。侵权商标证据包括生产和流通中的侵权商标标识；使用了侵权商标标识的商品或服务资料，如照片、样品、宣传资料、发票及其他销售证据等。侵权证据还包括执法机关现场查获的专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具等。此外证人证言、当事人陈述也很重要，其中包括通过不公开形式获得的证据。商标权人要积极配合执法机关的执法行动，如侵权窝点信息的搜集和提供、提供商标标识和商品是否真实的鉴定书和其他必要的证据等。

  第二，对执法机关或司法机关的监督。商标权人可以根据《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《民事诉讼法》、《刑事诉讼法》等法律对有关机关的涉及自己的商标保护的行为监督并通过法律途径提出意见和建议或诉讼。这也是自我救济中的很重要的部分。商标权人在出现上述情形时，要克服畏难心理，合法地主张自己的权利。

  四、如何应对其他商标权人的自我救济措施商标权的自我救济不公包括商标权人对自己的注册商标的自我救济，还包括对他人启动的商标保护程序的应对，特别是如何应对外国商标注册人的有关警告和措施。在现实中，这方面的情况是在所难免的，而且以后随着社会商标法律意识的增强会越来越多。

  1、如何对付他人的警告信商标权人的自我救济包括如何应对他人的警告信这一主要内容。很多国际性大公司或者管理比较规范的公司一般对于涉嫌商标侵权的他人采取的第一步措施就是通过公司内部的法律顾问或者律师等中介机构向涉嫌侵权人发出警告信。对于这种警告信，应当认真对待，按照以下主要步骤处理。第一，要认真通过有关机构掌握对方的商标注册情况，如是否为注册商标、是否驰名商标、是否是正在申请注册中的商标（包括申请、初审、初审驳回复审、异议、异议复审等）。第二，要认真核对自己使用商标的情况，包括自己使用的商标标识、商品或服务、许可他人使用的情况。第三，要委托有专业经验的律师或商标代理人处理或向他们咨询有关问题，获得专业的意见和建议，而不能基于自己的主观意见判断是否构成商标侵权，这样可能存在误解。第四，根据对方商标注册、自己商标使用情况及专业人士的意见作出具体的处理。如果认为自己的商标代理人或公司法律顾问在合理的时间内回复警告信并通过协商解决问题。在这种情形下，不应当轻易地与对方和解，而是应当充分地主张自己的权利，作到正确应对对方可能采取的进一步行动。如果证据及种种情况对对方当事人有利，则建议先停止使用该涉嫌商标侵权商标，并作好相关的记录，努力通过合理的经济方式与对方友好地协商解决问题。如协商不成，则建议委托专业人士准备应对对方的进一步措施。如果不能立即停止使用涉嫌商标，则可以考虑通过可能的商标转让或商标许可使用解决问题，建议通过委托专业人士与对方当事人和解并给予一定的经济赔偿或补偿。

  2、应对他人的商标注册异议、争议、诉讼对于他人对自己申请或已经注册的商标提出的异议、争议和诉讼，建议通过委托专业人士或者公司内部的商标管理人员处理。要注意证据的搜集和整理、答辩书的书写、与商标主管机关及人民法院的交流和沟通等问题。争取能在法律规定的范围内解决问题，找到对自己最有利的处理方案，尽可能地减少自己的有关损失，缩短商标注册的审查时间，使自己的商标注册顺利成功。

  3、应对他人对自己提出的侵权民事诉讼、行政执法和刑事诉讼对他人提出的控告和诉讼，要积极配合有关行政执法机关和司法机关的执法和审理工作，委托专业人士在合法的前提下主张自己的观点和证据。对民事诉讼，主要是要找到证明自己没有主观故意的证据与自己使用商标对对方的损失的相关证据，证明自己的商标使用行为没有给对方带来损失或损失很小或没有因果关系。在行政执法中，要积极配合工商行政管理机关的执法行动，按照要求提供相关的证据。在刑事诉讼中，要认真接受公安机关和检察机关、人民法院根据《刑事诉讼法》行使职权的行为。在法律诉讼和行政执法中，作为涉嫌侵权人或犯罪人，建议委托专业人士作为法律顾问或辩护律师，按照自己的要求提供专业的法律意见。同时，还应树立正确的权利意识，敢于运用法律手段维护自己的合法权益，如行政执法中的行政复议，对行政处罚的行政诉讼，民事、行政和刑事诉讼中的上诉程序、审判监督程序和再审程序的运用。

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