国际商标注册论股东知识产权出资

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2016-11-05点击：248次

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  一、风险考量：知识产权出资法律规制之必要性
  对知识产权出资进行法律规制源自知识产权资本化所生风险，该风险主要包括知识产权资本本身所生风险和公司在知识产权资本运作上的风险两个方面。知识产权资本本身所生风险主要表现为：

  首先，用于出资的知识产权有无权利瑕疵。其一，用作出资的知识产权的合法性问题。知识产权之合法性为合法凭证所证实。如出资人以商标权或专利权出资，其商标权或专利权有无商标注册证、专利证书或者受让该商标或专利的、经有关机构核准的合同书原件；出资人以计算机软件著作权出资，能否出示登记证书。 [2]其二，用作出资的知识产权之稳定性问题。知识产权具有客体虚拟占有和权能多样化特征， [3]因此公司接受知识产权出资必须考察该知识产权的稳定性，即该项知识产权在法定保护期限内能够被权利人控制并受法律保护的程度。一方面，作为出资标的物的商标和专利，有可能因他人的申请而被“撤销”或宣告“无效”。另一方面，用作出资的知识产权可能会有第三人提出权利要求，导致该知识产权出资无效。再一方面，用作出资的计算机软件、工程设计图等著作权，亦可能涉及侵犯他人在先权利等情形。其三，用作出资的知识产权的时间性问题。知识产权具有时间性，“这是一种社会契约，即以国家面貌出现的社会同知识产品所有人签订的特殊契约。” [4]过期的知识产权无投资价值，虽未过期但保护期行将届满的知识产权的价值亦将大打折扣。其四，用作出资的知识产权的地域性问题。一则产品出口企业接受知识产权投资时，其产品所包含的该知识产权只在本国受法律保护，产品一旦出口则另当别论。要出口自己的产品，必须先到目标国申请取得知识产权。但在我国已经取得知识产权的知识产品到他国未必能取得知识产权；即使能在他国取得知识产权，其中的成本亦应纳入考虑范畴。二则企业接受国外知识产权出资，宜审查该知识产权是否已经在我国受到有关法律的保护。

  其次，用作出资的知识产权之商业化程度如何。其一，用作出资的知识产权在技术上是否实用。“知识产权制度从建立之时就植根于知识商品化的基础之上”。 [5]具有可实施性，商业化程度高，乃知识产权资本化的必要条件。以专利为例，专利法要求申请专利的发明创造除应具备新颖性和创造性外，还应具备实用性，并将“实用性”界定为“能够制造或使用，并且能够产生积极效果”。但此实用性要求，只是强调申请专利的发明创造体现为具体方案，具备实施之可能性，并不要求能够立即制造或使用，乃至已经制造或使用。易言之，已经取得专利权的知识产品很可能距真正在产业领域中的广泛实施还有相当长一段距离。其二，用作出资的知识产权市场前景如何。创造性智力成果一般是先进的，但先进与市场前景毕竟不能划等号。“只有能够带来实际利益的有价值物，才可以作为出资的标的物，不为公司营业所需者不宜用于出资。” [6]一项发明专利从申请日到授权日可能长达三、四年时间甚至更长；某项发明创造在申请专利时很有潜力，但在取得专利权时其市场潜力很可能已大打折扣甚或不复存在。另外，专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的相关技术比较而言，更加先进而又尚未公开的技术往往是专利技术的“克星”。其三，用作出资的知识产权经济寿命之长短。知识产权的经济寿命并不等同于其法律保护期。于创造性智力成果权而言，有效期即将届满的知识产权其经济寿命无疑为时不长，但有效期较长的知识产权其经济寿命也未必就长。专利制度在对发明人、设计人的发明创造给予一定时日的“独占”性法律保护的同时，也以公开该发明创造为条件。专利文献的公开，使人们在原有专利技术基础上开发出更加先进技术从而淘汰已有专利的时间大大缩短。基于此，企业接受知识产权出资，需要将标的物的经济寿命与知识产权的有效期分开考虑。其四，用作投资的知识产权在技术和法律上有无其他制约因素。一方面，用商标、专利、计算机软件等出资，该知识产权在出资之前是否已经许可他人使用，已经许可多少人使用，许可他人使用的时间、范围等，都对该知识产权能否用作出资以及作价大小起决定作用。另一方面，用专利技术出资，该项专利技术是否属于从属专利。从属专利，即“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施。” [7]这种情况多见于改进发明，即后一专利是在前一专利基础上的改进，通常情况下，后一专利先进于前一专利，而前一专利又尚在有效期内，那么后一专利之权利人要实施自己的专利，就必然构成对前一专利的侵犯。易言之，欲实施后一专利就不得不先取得前一专利权人的许可，这意味着必须支付一定使用费，此等专利在出资作价上势必要打折扣。

  公司接受知识产权出资在公司资本运作上的风险主要表现为：

  首先，接受知识产权出资后公司之资本配置比例是否失调。知识产权资本固然是公司资本的重要组成部分，但其作为经济学上的无形资产只有与有形资产合理配置才能发挥其效能。国家科委、国家工商行政管理局发布的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》第3条规定：“以高新技术成果出资入股，作价总额可以超过公司注册资本的20%，但不得超过35%。”企业接受知识产权出资必须考虑本企业注册资本总额以及知识产权资本的作价金额，确保两者之间比例适当。

  其次，用作出资的知识产权丧失后公司资本如何填补。现代企业作为资本集合体，其信用基础寄托于其责任财产的真实和稳定。为此，大陆法上有所谓公司“资本三原则”，即资本确定原则、资本维持原则和资本不变原则。我国公司法将此精神贯彻其中。资本维持原则要求公司在经营中维持与资本总额相当的财产。设若公司接受知识产权出资，那么该知识产权有效期届满后，该知识产权价值势必降低乃至为零，此时公司资本必须填补，否则将有悖公司资本维持原则。 [8]

  知识产权资本化所生风险之法律防范机制的构建，与公司接受知识产权出资行为的法律性质息息相关。关于公司接受知识产权出资行为的性质主要有两种学说，一是认为，用包括知识产权在内的“现物” [9]向公司出资，或者称“实物出资或实物接受” [10]，属于与金钱出资并列存在的独立的出资方式，它并非金钱出资的替代方式；“现物”的给付与股份或股权的取得是对价关系，现物出资可被看作是出资者与公司之间的有偿的、双边的合同，因此现物出资风险的防范应适用民法规定。 [11]二是认为，新股发行时的现物出资，可以看作是双边、有偿的合同，适用民法的规定防范其中风险固然可行；但公司设立时的现物出资是公司设立行为，而非股份认购行为，因而不是双边有偿合同，其中的风险防范宜从公司组织法角度，发展出相应的不同于民法的制度。 [12]鉴于此，本文拟从民法和公司法两个层面，主要着眼于公司设立时的知识产权出资，同时兼顾新股认购时的知识产权出资，从知识产权出资主体、标的物、方式、程序等四个方面，尝试构建知识产权出资之法律规制体系。

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