国际商标注册谈谈驰名商标和域名的冲突

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2017-06-21点击：164次

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  一、驰名商标法律制度概述（一）驰名商标特殊保护的立法

      1.驰名商标的概念目前，关于驰名商标的概念有很多种。有法律上的定义，也有学者观点。尽管定义表述不一，但大家对驰名商标定义应包括的基本内容基本上形成了共识。

  首先，驰名商标是驰名的商标，即知名度很高或较高。这主要是通过一些证明材料证明，如社会公众的认知度、广告发布的范围和力度、商标使用的时间等。《保护工业产权巴黎公约》规定，成员国应承担对驰名商标予以扩大保护的义务。其次，驰名商标中的驰名不是指为所有人所认知或在所有社会公众中均有很高的知名度，而是指在相关的消费者中驰名就可以。

  2.国际立法的产生和变迁1925年修订的《保护工业产权巴黎公约》第6条第2项，是驰名商标保护制度正式在法律中确立的标志。该公约规定，被工业成员国认定为驰名商标的标识，他人不得抢先注册；禁止他人使用与驰名商标相同或者近似的商业标识。这些对驰名商标的特殊保护的规定，是迄今为止多数国家及国家间多边及双边条约保护驰名商标的基点与主要内容。但巴黎公约未将对驰名商标的特殊保护延伸到服务商标。1此后，该公约又经过了几次修改，对驰名商标保护的规定也不断完善。但是，总的来看，该公约对于驰名商标保护的规定非常原则性，缺乏一定的操作性。

  世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》的签订使得巴黎公约的有关规定初步具备了可操作性。2该协议比巴黎公约更进一步的是：第一，宣布巴黎公约的特殊保护延伸到驰名的服务商标；第二，把对驰名商标的保护范围扩大到禁止在非类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的标识；第三，对于如何认定驰名商标也作了原则性的简单规定。3此外，许多地区性的知识产权国际条约中也对驰名商标的保护作了一些规定。世界知识产权组织也不断地就驰名商标的保护进行研究，召开专门会议。该组织的国际局先后几次向保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权大会提交了关于驰名商标保护的《条款草案》和《联合决议》，对驰名商标的认定、驰名商标的保护范围、与驰名商标冲突的情况及域名与驰名商标的保护作了一些具体的规定。这些文件对于驰名商标立法的不断完善和驰名商标保护的进一步加强有很大意义，特别是对于我国驰名商标法律制度的建立和完善具有极其重要的参考价值。

  3.我国驰名商标保护的立法和实践我国《商标法》及其《实施细则》未就驰名商标保护制度作出法律规定。我国驰名商标制度的主要内容目前只有国家工商行政管理局发布的一个行政性部门规章《驰名商标认定和管理暂行规定》。该规定对驰名商标的定义、认定、特殊保护等内容作了基本规定。从该暂行规定颁布实施到现在，商标局已经先后多次认定驰名商标，并在全国范围内开展了多次驰名商标保护行动，为我国驰名商标法律制度的建立和完善奠定了基础。

  国家工商行政管理局商标局作为我国的商标主管机关，根据国务院批准的国家工商行政管理局“三定”方案以及1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》，驰名商标的认定与管理机关是国家工商行政管理局商标局。其他任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。

  根据1996年8月14日国家工商行政管理局令第56号发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》，驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为公众所熟知的注册商标。这是目前我国商标法律法规中出现的惟一驰名商标的法律意义上的定义。按照《驰名商标认定和管理暂行规定》的要求，我国的驰名商标应当符合三个条件，一是在市场上享有较高的声誉；二是为相关公众所熟知；三是必须是注册商标。这一点同外国的立法有所不同。

  为了保证驰名商标认定的权威性和严肃性，《驰名商标认定和管理暂行规定》中要求，未经国家工商行政管理局商标局认定的，不得称其为“驰名商标”。对于伪称驰名商标，欺骗公众的，由行为地工商行政管理机关责令改正并处以罚款。没有违法所得的，可以处以500元以上1万元以下的罚款；有违法所得的，可处以2000元以上3万元以下的罚款。

  （二）驰名商标的认定根据上述的驰名商标认定和管理暂行规定，国家工商行政管理局商标局负责驰名商标的认定与管理工作。任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。认定驰名商标应当遵循公开、公正的原则。认定时应当征询有关部门和专家的意见。国家工商行政管理局应当将认定结果通知有关部门及申请人，并予以公告。

  但是，在实际中，我国司法机关已经开始通过司法审判个案认定驰名商标，而且这些认定均与域名和商标的保护有关。北京市第二中级人民法院审理的北京国网公司不正当注册多家国际知名企业域名案就在判决书中明确认定这些商标为驰名商标。有人甚至认为，这是我国知识产权保护中的重要实践。

  对于这一点，笔者认为通过司法途径认定驰名商标是目前世界各国驰名商标认定制度的一个共同特点，也是认定驰名商标的一种主要途径。它与行政机关的驰名商标认定应当有机的结合起来，共同构成我国驰名商标法律制度的内容。

  在我国《商标法》及《商标法实施细则》对驰名商标的保护和认定未作任何规定的情况下，暂行规定对建立我国驰名商标法律制度有很积极的推动作用。但是，由于该规定只是一个部门的行政性规章，其法律效力是比较低的，司法机关在审理案件时并不将规章作为法律依据，而只是予以“参照”。这实际上严重影响了驰名商标的认定与保护工作。

  笔者认为，法院在商标司法中认定驰名商标是可行的，有利于保护驰名商标。在我国，目前国家工商行政管理局还未就任何外国注册人在我国注册的商标认定驰名商标。事实上，这些商标中存在着数以千计的在国际上知名度极高的商标。因此，应在修改《商标法》中考虑将驰名商标的认定和保护规定进去，特别是对司法机关认定驰名商标的问题予以明确，使得商标行政保护与司法保护衔接起来。

  （三）驰名商标的特殊保护驰名商标保护是目前国际知识产权界公认的一个重要问题。我国现行的《商标法》中未就驰名商标作任何规定，这是明显的法律滞后现象。虽然我国驰名商标法律制度目前已经逐步开始建立，但相对于实际的需求而言严重不足。随着我国加入世界贸易组织进程的加快，驰名商标保护问题越来越突出。

  驰名商标的保护首先是对驰名商标的扩大保护，即将对驰名商标的保护扩大到非类似商品或服务上。《保护工业产权巴黎公约》第六条之二及世界知识产权组织《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）第16条对此均作了明确的规定。很多国家的《商标法》根据这些规定对驰名商标的保护问题进行了相应的规定。《驰名商标认定和管理暂行规定》规定，将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上，且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系，从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的，驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内，请求工商行政管理机关予以制止。

  其次是驰名商标和商号的冲突问题。《驰名商标认定和管理暂行规定》规定，自驰名商标认定之日起，他人将与该驰名商标相同或者近似的文字作为企业名称一部分使用的，且可能引起公众误会的，工商行政管理机关不予核准登记；已经登记的，驰名商标注册人可以自知道或者应当知道之日起两年内，请求工商行政管理机关予以撤销。

  该暂行规定还规定认定上述可能对驰名商标注册人权益构成损害的侵权行为时，应当考虑该商标的独创性以及驰名程度。

  二、将驰名商标注册为域名（一）驰名商标的保护是否可以延伸到互联网随着近年来驰名商标与域名纠纷、网上驰名商标侵权的不断发生，对驰名商标的保护是否延伸到互联网就成为一个关键问题。人们对此有很多种不同的观点。

  1.不同观点有人认为，抢注驰名商标可认定为侵权。理由是驰名商标在市场所占据的特殊定位和对商家的重要意义，各国对驰名商标的法律保护都采取了扩大保护范围的做法，即把驰名商标的保护扩大到非类似商品或者服务上。4有人认为，依据法律规定，对商标权的保护不应自然地扩大到域名上，否则，对那些发展中的中小企业会非常不利。因为，法院在审理这种商标权同域名权纠纷中一般会倾向于保护大企业、拥有知名商标企业。

  在互联网上，关于驰名商标的保护主要涉及两方面的内容。一是将他人的驰名商标注册为域名，一是在网页上使用驰名商标。后者将在本书的其他部分分析，在此特就将驰名商标注册为域名进行分析。

  从目前的情况看，大家对于驰名商标是否延伸到互联网的问题已经基本上形成了共识。即应当将对驰名商标的保护延伸到互联网上。很多国家的“反商标淡化法”及世界知识产权组织的有关国际条约草案均对该问题作了规定。我国的一些司法判决也体现了这样的认识。

  但是，对于这种延伸是否需要符合一定的条件仍有不同的观点。5一种观点认为，驰名商标的特殊保护应包括网络上的保护，申请注册的域名不得与驰名商标发生冲突。在域名注册中应实行“申请在先”与“驰名商标特殊保护”原则。另一种观点认为，对网络上是否构成驰名商标侵权要作具体分析，不应一概而论。如果域名只是作互联网地址，处于静态使用状态，即使该域名同他人的驰名商标相同，但由于注册人的主观状态并不是要利用驰名商标的知名度，而是一种正常的对域名中包含的字母组合的使用，因此，不应属于商标侵权行为。这时，驰名商标的特殊保护就不应延伸到网络中。但如果用户对域名中的驰名商标部分作突出性使用，使普通消费者产生误解，以为域名用户的商品或服务与驰名商标间有某种特殊的关系，从而构成对驰名商标的淡化，则可能属于商标侵权行为。此观点还认为域名被确认构成商标侵权的，被告不需要更改域名，只停止对域名的不正当商业使用即可。

  2.我国的有关规定和做法我国目前的商标法律中没有对驰名商标作任何规定。《驰名商标认定和管理暂行规定》也没有涉及类似问题。但是，我国目前的司法和行政执法实际中出现了一些新的做法。

  在司法实践中，北京国网公司不正当注册域名案法院的判决中明确地将对驰名商标的保护扩大到了互联网上。

  在商标的行政管理中，国家工商行政管理局商标局作为我国的商标主管机关曾在我国互联网发展的初期通过与我国域名注册机构的协调，为驰名商标注册人的驰名商标作了域名注册的预留。

  3.对完善现行法律制度的建议我国驰名商标的法律保护制度是我国知识产权法律制度的一个重要缺陷。当前，经济全球化和网络化的潮流已经使我们无法再回避或不认真地对待这一问题。随着我国加入世界贸易组织时刻的日益临近，我国驰名商标保护，特别是对注册人为外国公司或个人的驰名商标的保护将受到严重的考验。如何执行我国同其他国家达成的双边协议，履行我们承诺的作为一个发展中国家应尽的义务将成为急待解决的难题。

  我国的《商标法》制定于80年代，尽管后来作了一些修改，但是，已经根本不能适应经济发展的需求。《商标法》作为我国上层建筑的一部分，必须为经济基础服务。目前，有关部门正在进行《商标法》的修改工作，这是我们完善驰名商标法律保护制度的一个最佳契机。这不仅仅是因为我国经济发展的需求。当前，网络经济在全球迅速发展，与网络有关的知识产权法律制度正在逐步的建立和完善中，很多新的规则还没有制定出来。如何发挥我国在制定这些新规则的积极作用，为网络时代商标法律制度的完善作出贡献是我们要回答的问题。抓住这个机会，积极参与其中必将对我国的商标法律制度的完善带来巨大的影响。

  我国《商标法》的修改应坚持既符合我国的实际国情，又与国际先进做法相适应。在驰名商标法律保护制度上，《商标法》应将驰名商标的保护作为重要的内容予以规定，明确驰名商标的认定、保护制度，并应在其中对驰名商标在网络中的保护作出规定。相对于一般商标的保护而言，驰名商标具有扩大保护的特殊性。我们应当根据这一基本原则，将对驰名商标的保护延伸到互联网中。

  具体理由如下：1）电子商务的开展和普及，使得网上消费不仅是一种可能，而且会在不久的将来成为一种必要。这必然会涉及到大量的驰名商标的使用行为，一方面是传统企业的电子商务化，如宝洁、耐克等国际知名公司均会涉足电子商务，或是通过专业的电子商务网站，或是通过自己建立的电子商务网站，进行销售或服务行为。一方面是随着互联网的发展而产生的专业网络公司，其网站名称或主要标志经过不断的使用和推广将成为新的驰名商标，对于这些驰名商标的保护也很必要。如雅虎公司的网站名称及其标志，已经成为美国乃至全球驰名的商标。在这些电子商务中，网上消费者利益的保护成为一个很重要的问题。驰名商标给予消费者在网上识别高质量商品或服务及其来源的可能。因此，对域名注册中损害驰名商标的行为应当予以制止并追究行为人相应的法律责任，这样才能更有效地保护消费者的权益。

  2）驰名商标的网上保护是保护驰名商标所有人合法权益的重要手段。随着电子商务交易额的急剧上升，电子商务在商业组织的整个经营活动中所占的比重会越来越大，并最终超过其他部分。因此，既然在现实交易中对驰名商标实行特殊保护，那么在网络的虚拟社会中也应对驰名商标予以特殊保护。不对电子商务中的驰名商标实行特殊保护，不利于电子商务的发展，更不利于驰名商标所有人合法权益的保护。

  3）将驰名商标的特殊保护延伸到网络中是以往驰名商标法律保护制度发展的必然趋势。我们应该清醒地认识到，不论是传统的商务也好，电子商务也好，或者将来出现的其他商务形式，其本质均是“商务”活动。没有商务，就不会有电子商务，就不会出现网络经济。这其实是一个形式和内容的关系。电子商务中的电子技术和网络只是商务的一种形式。电子商务的进行时刻都离不开传统的商务。如商品的配送。既然传统商务中对驰名商标实行特殊保护，在网络中也应对驰名商标进行特殊保护，只不过保护的形式不同而已。传统的驰名商标扩大保护一般指将驰名商标的保护扩大到其他非类似商品或服务上，这一点在电子商务中当然不例外。所不同的是，网络中的驰名商标的特殊保护还涉及域名这个问题。这只能说是驰名商标法律保护制度在新条件下出现的新形式，而不能认为这种形式的特殊保护不符合以前的规定就不予以考虑。

  当然，驰名商标的特殊保护延伸到网络并不是说无条件的保护，因为在传统商务中的驰名商标的特殊保护也是有条件，而不是无任何限制的。笔者在此提出的是，我们不能否定驰名商标在网络中的特殊保护，而是应在出现这类问题时，坚持予以特殊保护的原则或前提，根据案件的具体情况作出正确的、合理的保护。

  4）驰名商标的知名度使得其成为网络经济中被侵害的重点知识产权，因此应予以特殊保护。世界级的一些驰名商标所有人对其商标的不断维护极为重视，对其商标受到的侵害更为敏感。因而，网上驰名商标的特殊保护可以使驰名商标及其商誉价值免受损害。

  5）在网络中对驰名商标实行特殊保护也是维护正常的社会经济秩序和坚持诚实信用原则的要求。在我国，市场经济还处于逐步的建立和完善过程中，相对于发达国家而言，社会公众的法律意识，特别是商标保护意识还比较淡薄，严重的违反诚实信用原则的侵犯知识产权案件还时有发生，如深圳外贸公司的商标不正当注册、北京国网公司的域名不正当注册等。很多人还存在着严重的“搭便车”思想。这些问题的存在严重影响着我国的经济建设和国际形象，必须加以有效的制止。驰名商标的保护延伸到网络中就是防止这种情况出现的有力制度。

  总而言之，将驰名商标的特殊保护延伸到网络的意义是非常重大的，它不仅是对我国驰名商标法律的完善，也是对驰名商标保护的新发展，对我国知识经济、网络经济的发展将起到很大的促进作用。

  具体到域名和驰名商标冲突问题的解决，由于这一问题非常复杂，因此司法机关或行政机关在审理或处理时一定要采取谨慎的态度，坚持“个案处理”的原则。既不能一概地认为驰名商标的保护一定要扩大到域名上，也不能对淡化驰名商标的行为不予制止。重要的是，正确地认定域名和商标注册人及使用人的真实意图和注册域名或商标的真实目的，从而认定注册是否正当，是否应给予其法律保护。同时，还要考虑域名和商标在实际使用中是否引起了消费者的误认，构成了混淆，混淆的程度如何等因素，这些都是认定不正当注册及注册人应承担的法律责任的重要事实依据。

  （二）今后发展趋势目前很多国家都已经意识到这一问题的严重性，并积极通过各种途径制止这种行为的发生。世界知识产权组织国际局曾在1999年9月向保护工业产权巴黎联盟和世界知识产权大会提交的《世界知识产权组织保护驰名商标联合建议》中对驰名商标的认定、保护范围、及同驰名商标发生冲突的情况作了规定。该建议第6条规定了域名同驰名商标纠纷的一些问题。笔者认为，这一建议的规定体现了目前全球范围内对于域名和驰名商标冲突纠纷的基本的共识，值得我们加以认真研究。

  该建议第6条规定，如果某域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译，且该域名是依恶意注册或使用的，即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。驰名商标所有人应有权请求主管机关裁决，由对发生冲突的域名进行注册的机构撤销注册，或将其转让给驰名商标所有人。此外，该建议还对涉及上述规定的一些术语进行了定义。如：规定“主管机关”的性质取决于各成员国的国家体制：“域名”是指用户因特网数字化地址的替代物。数字化地址（也称因特网协定地址或者“IP”地址）是指能够识别与因特网相连接的特定计算机的数码。域名则是此类地址的便于记忆的替代品，即将该地址键入计算机就自动转化为数字地址。关于域名同商标纠纷中的管辖权问题，该建议未作明确规定，而是由原告向其寻求商标保护的成员国自己解决。所以，原告驰名商标所有人在对他人将其驰名商标注册为域名的行为采取保护措施时，必须证明其采取措施所在成员国的主管机关对被告享有管辖权，同时纠纷所涉商标是该成员国的驰名商标。这些规定和解释对域名和驰名商标纠纷的解决提供了很好的思路和参考。笔者认为，这也是今后驰名商标保护的一个重点领域，域名同驰名商标的纠纷目前已经成为一个国际知识产权界关注的热点问题，因此，我们应当顺应这种潮流，尽快制定我国的相关的法律法规，为我国企业的驰名商标保护及外国注册人在我国的驰名商标的保护提供法律依据。

  美国尽管已经制定了驰名商标反淡化的有关法律，美国参议院又在1999年曾以全票通过反域名投机法案，该法案明确规定，将他人的知名度很高的商标作为互联网域名注册并使用，以向拥有商标所有权的公司出售牟利的行为属非法行为。同时，这一法案将使那些抢注著名域名的投机者为每个域名向原告支付1000到10万美元的赔偿金。

  从上述立法可以看出，对于将他人驰名商标注册为域名的行为在今后会随着法律的不断健全完善而相应减少，特别是如美国参议院通过的法案中所讲的以向知名度很高的商标的所有者出售域名牟取暴利的行为应会逐渐减少。然而，对于如何认定这种行为仍存在不少问题，因为很多违法者也意识到问题的严重性，很有可能采取更加隐蔽的手段进行违法活动，如将与他人驰名商标非常近似的文字注册为域名，并且不正当地使用。对于这些行为的法律认定及处理将是今后各国面临的一个难题。

  在我国，还没有解决这类问题的专门法律。目前主要依据的法律是《民法通则》、《商标法》及《反不正当竞争法》等。今后，我国必须加强这方面的立法，可以考虑在修改《商标法》时将这一问题归入驰名商标的保护范围，明确将他人驰名商标注册为域名行为的性质及处理办法；也可以考虑修改现行的域名注册法律法规，明确规定对于驰名商标，驰名商标所有人之外的其他人不得将驰名商标的英文或汉语拼音注册为域名；也可以像美国一样制定专门的法律法规，对这一问题加以法律规范。

  但是，对于未认定为驰名商标的知名度较高的商标，如在我国注册的外国知名度很高的商标、地方工商行政管理机关认定的地区著名商标，则只能采取个案处理的办法，由司法机关或域名注册机构根据具体情况作出处理。

  综合以上分析，随着我国知识经济、网络经济的不断发展，域名同驰名商标的冲突会成为一个必然出现的法律现象。如何作到既保护驰名商标，又不因此而限制域名的注册和网络经济的发展将成为摆在我们面前的一个难题。

  笔者认为，我们应注意几个方面的问题：首先，完善我国的商标法律制度，在修改商标法过程中，将驰名商标保护的问题规定进去，将驰名商标的保护延伸到网络中。其次，进一步完善我国的域名注册制度，这既包括英文字母域名的注册，也包括中文域名的注册。第三，驰名商标所有人要进一步提高商标法律意识，尽早地将自己的驰名商标进行中文、英文字母、汉语拼音的域名注册。第四，要进一步进行驰名商标与域名冲突问题的研究，特别是对国外的法律发展和具体的司法实践加以学习和借鉴。只要我们不断地建立和完善驰名商标和域名的注册与保护法律制度，严格执行诚实信用、公平、公正的原则，驰名商标与域名的冲突问题就会得到比较好的解决。

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