国际商标注册论专利权保护范围

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2017-04-07点击：309次

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  专利权保护的客体为发明创造,即新的技术方案或者新的设计。专利权保护客体的无形性，决定了其保护范围确定的复杂性、技术性及专业性。我国《专利法》第59条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。此条为确定专利权的保护范围作出了原则性的规定。确定专利权的保护范围，就是确定专利权的具体边界，是专利侵权判定中的重要步骤。最高人民法院在互联网上公开的《关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》中，如何确定专利权的保护范围是其重要内容。本文将以我国专利司法实践为基础，结合《关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》的相关规定，研究专利权保护范围确定的基本原则，包括：1.专利权推定有效原则;2.以权利要求的内容为准、说明书和附图可以用来解释权利要求的原则;3.全部技术特征原则。

  一、专利权推定有效原则

  专利法只应保护保护有效的专利，因此，只有对有效的专利，才有确定其保护范围、进而认定其权利是否受到侵害的必要。虽然专利权是经过审查而获得的权利，但专利权的效力或者法律状态并不稳定。在审判实践中，若专利权人能够提供合法、有效的专利证书、权利要求书、说明书等专利文献以及交纳年费的收据，则应推定涉案专利权是有效的。被控侵权人若对涉案专利的效力提出质疑，则应在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提出无效宣告请求。否则，人民法院将对被控侵权人这一主张不予支持。在徐大明诉北京中技长风公司侵权案中，被告未向专利复审委员会提出无效宣告请求，而是向受诉法院提出了涉案专利无效的主张，受诉法院在判决中明确指出，在专利侵权民事诉讼中，人民法院不能对涉案发明专利权是否具备新颖性、创造性、实用性进行审查，即在此情形下，人民法院应推定涉案专利是有效的。若被控侵权人按照法律的规定向专利复审委员会提出了涉案专利无效宣告请求，则人民法院应当根据涉案专利的类型裁定是否中止侵权案件的审理，在以下情形下可不中止侵权案件的处理：涉案专利为发明专利，或者实用新型专利、外观设计专利权人提交的由国务院专利行政部门出具的专利权评价报告对该专利权效力未作否定性评价的;被控侵权人提出现有技术抗辩并提交充分证据的;被控侵权人提出无效宣告的证据或者依据的理由明显不充分的。否则，应中止侵权案件的处理。在受诉法院中止侵权案件审理的情形下，则一般应等到专利无效纠纷终结后再恢复侵权案件的审理。

  二、以权利要求的内容为准、说明书和附图

  可以用来解释权利要求的原则发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，是我国专利法所确定的确定专利权保护范围的重要原则。在适用此原则，以下几点值得研究：

  (一)权利要求书及说明书文本

  在确定发明或者实用新型专利权的保护范围时，应当以国务院专利行政部门公告授权时的权利要求书文本为依据;涉案专利经过维持程序(即他人对该专利提出过无效宣告请求)且专利被部分无效的，应当以发生法律效力的文书确定维持的权利要求为依据;在依据发明专利说明书解释权利要求时，应当以国务院专利行政部门公告的“发明专利说明书”而非“发明专利申请公开说明书”记载的内容为依据。专利经过维持程序而专利权被宣告部分无效的，应当以每一个维持有效的权利要求与其所引用的权利要求分别作为确定专利权保护范围的依据，即以维持有效的权利要求记载的技术特征与其所引用的权利要求记载的技术特征共同限定该专利权的保护范围。

  (二)捐献规则

  专利权保护范围以权利要求的内容为主，意味着只有纳入权利要求的技术方案才能受到专利权的保护。对于仅记载在专利说明书及附图而未反映在专利权利要求书中的技术方案，不能纳入专利权的保护范围，即不能以说明书及附图为依据，来确定专利权的保护范围。在确定专利权保护范围时，美国法上的“捐献规则”(the Dedication Rule)具有借鉴意义。该规则的含义为，在说明书中披露但没有要求保护的技术方案，不在专利权的保护范围之内。此乃美国最高法院在Miller v.Brass案中提出的规则。在Johnson&Johnson Assicuates v.R.E.Service Co.案中，美国联邦巡回上诉法院再次明确了捐献规则：“当专利起草者披露但未要求保护某主题时，……此举将未保护的主题捐献给了公众。”《关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第6条对捐献规则进行了规定，“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该技术方案的，人民法院不予支持”。笔者认为此条的规定是合适的，也是有必要的。在实践中已经出现过类似的纠纷，引起较大的争议，而捐献规则的引入一方面有助于化解此类纠纷，另一方面将提醒专利申请人在申请专利时，对其发明创造的创新点应有全面的认知,从而将其认为重要的主题(包括技术方案或技术特征)纳入专利权的保护范围,而不是仅将其在说明书中予以公开。

  (三)以独立权利要求还是从属权利要求确定专利权的保护范围

  一项专利的权利要求中应当至少有一项独立权利要求，也可以有从属权利要求。鉴于独立权利要求保护范围最大，若被控侵权产品或者方法落入从属权利要求的，则其必然落入独立权利要求的保护范围。因此，实践中有观点认为，专利权人以独立权利要求来主张权利即可，而没有必要以从属权利要求来主张权利。对此，最高人民法院在相关案件中明确批复：在侵权纠纷中，以独立权利要求还是从属权利要求确定专利权的保护范围，专利权人具有选择权;在专利权人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求作为其专利权保护范围依据的情况下，由于此种选择既不违反法律，亦未损害社会公共利益，司法机关应予尊重。在实践中，已出现多起专利权人以从属权利要求主张权利的案例。如在北京英特公司诉北京新辰公司侵权案中，专利权人便以其权利要求2(从属权利要求)来主张权利。《关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第1条秉承了上述批复的精神，规定：“权利人请求保护发明或者实用新型专利权的，应当明确其主张的权利要求;人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据《专利法》第59条第一款的规定确定专利权的保护范围;权利人在一审法庭辩论结束前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许。”此条规定表明,专利权人在侵权诉讼中有责任明确其主张权利的权利要求,以便法院依据该权利要求来确定涉案专利的保护范围。此条规定在诉讼过程中权利人可以变更其主张权利的权利要求，也是值得肯定的，但其将变更权利要求的节点限定在法庭辩论结束前，不利于案件的审理。依据专利权利要求来确定专利保护范围，既涉及事实问题，也涉及法律问题，因此，专利权人应在法庭调查程序结束之前完成对所主张权利的权利要求的变更，以方便法院及当事人确定涉案专利的保护范围，完成将被控侵权的产品、方案与该权利要求的比对。目前，在实践中存在的另一争议较大的问题是权利人能否同时依据独立权利要求及一个或者数个从属权利要求来主张权利。持肯定意见者主张，独立权利要求与从属权利要求在法律效力上均为权利人主张权利的依据，故当事人可同时主张。而持反对意见者认为，专利权人在起诉前应明确界定其专利的保护范围，故其不应同时以独立权利要求及从属权利要求来主张权利，否则将增加法院的审理负担，影响案件的审理效率。笔者赞同持肯定意见者的观点。理由为：1.从属权利要求并非仅仅是一种摆设，在他人提起该专利无效的情形下，专利权人可依据从属权利要求缩小其专利权的保护范围，从而维持其专利权的效力;在专利侵权纠纷中，专利权人若对其专利的独立权利要求的效力心存疑虑，则可依据从属权利要求来主张权利，从而可以避免因独立权利要求被宣告无效，而导致侵权纠纷审理结果的不确定性，因此专利权人依据从属权利要求来主张权利确具有合理性及现实意义;2.当事人同时以独立权利要求及从属权利要求来主张权利，并不会过多增加法院的审理负担。在确定专利权的保护范围时，专利权人同时以从属权利要求来主张权利的，法院只不过用从属权利要求所保护的附加技术特征，缩小独立权利要求所限定的保护范围，而在侵权比较时，增加被控侵权产品或者方法的技术特征与从属权利要求附加技术特征的比对。此外，法院作为定纷止争、力争“案结事了”的部门，根本不应考虑其负担是增加还是减少的问题。《关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第1条的规定并未禁止专利权人同时以独立权利要求、一个或数个从属权利要求来主张权利。在实践中存在的问题是，在专利权人同时以独立权利要求及从属权利要求来主张权利的情形下，法院往往只对权利人针对独立权利要求所提出的请求进行审理，而对从属权利要求是否被侵犯不予审理。笔者主张，最高人民法院应在专利侵权司法解释或在相应的判例中明确，受诉法院应对权利人主张的所有权利要求是否被侵犯进行审理，否则应认定案件的处理存在“漏审”。在确定专利权保护范围时，若专利权人以独立权利要求来主张权利的，则该专利权的保护范围应由独立权利要求记载的技术特征来确定。若权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，则专利权的保护范围应由该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征共同确定。关于说明书及附图对权利要求书的解释作用，因涉及问题较为复杂，笔者将在其他文章中予以研究，故在此不予涉及。

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