国际商标注册谈专利侵权起诉

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2017-02-17点击：367次

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  一、专利侵权起诉应注意的问题 
  依据《专利法》规定，专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种，发明专利和实用新型专利权包括生产、销售、许诺销售、使用和进口五大权利。外观设计专利权包括生产、销售、许诺销售和进口四大权利。当然，从广义上理解，专利权还包括转让权、许可权、发明人或设计人署名权、专利权人在商品或包装上标明专利标识的权利等。专利侵权诉讼主要需确定原被告主体资格、权利状况、侵权事实、损害后果、诉讼管辖和诉讼时效等问题。 
  （一）原告主体资格确定 
  《专利法》第六十条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理”。从该规定可知原告包括专利权人和利害关系人两类： 
  1、专利权人 
  专利权人可以是单位，也可以是个人，原始专利权人依专利登记证书登记的权利人确定。若单位名称发生了变更，则变更后的单位是专利权人，若单位发生了分立，则依分立协议约定来确定，若单位发生了合并，则合并后的单位是专利权人。若自然人是专利权人，自然人死亡，则继承人是专利权人。因此，原告起诉时应提供专利权证书、专利登记簿副本、专利授权公告文本（发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图；外观设计的为公告授权的图片或照片及简要说明）、专利年费收据、单位营业执照、单位组织机构代码证、单位法定代表人（负责人）证明、单位名称变更证明、单位分立或合并协议、自然人身份证明、自然人死亡证明、继承人资格证明等。 
  若专利权发生了转让，则受让人是专利权人，但前提必须是专利权转让合同生效，专利权已经转让给受让人的。因此，起诉时，受让人应提供转让合同和登记证明等。如果没有在国家知识产权局登记，而法院已经受理了，那我认为可以考虑以下几种途径解决：一是在辩论终结之前完成登记；二是可以考虑侵害合同之债；三是是可以考虑撤诉，登记后重新起诉。 
  2、利害关系人 
  （1）独占许可合同被许可人。被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。 
  （2）排他许可合同被许可人：被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。 
  特别需要注意的是专利权普通许可合同的被许可人无权以他人侵犯专利权提起诉讼，除非普通许可合同有特别约定。特别约定比如授权给普通许可合同的被许可人起诉的权利；普通许可人与被许可人约定在第三方侵权的情况下，普通许可人构成违约等。如果没有这些约定的话，普通许可合同被许可人可以要求专利权人提起诉讼，若专利权人不提起诉讼，被许可人可以考虑以不正当竞争行为提起诉讼。 
  （二）专利权有效性 
  1、专利权是否超过保护期限 
  发明专利保护期限为20年，实用新型专利和外观设计专利保护期限为10年。专利保护期从申请之日起开始计算而不是从授予专利权之日开始计算。若是发明专利，则从专利公告之日起至专利权授予之日期间，可以要求专利实施人支付适当的费用。从这里可以看出在这一阶段实施人不构成专利侵权，如果构成侵权则不是支付适当的费用问题，而是赔偿问题。也可以看出实用新型和外观设计专利在这一阶段不受专利法保护。作为权利人可以考虑通过商业秘密、著作权进行一定的保护。 
  2、专利权人是否缴纳年费 
  专利权人每年应缴纳年费，若专利权人未缴纳年费，则丧失专利权，但是，在专利缴费期限届满后六个月内补缴，专利权仍然有效。缴费时间在专利权证书中均有载明，应当予以关注。 
  3、专利权人是否转让专利权 
  如果侵权行为发生在转让前，原专利权人在诉讼时效内仍有权提起诉讼。 
  4、实用新型专利和外观设计专利是否取得专利权评价报告 
  《专利法》第六十一条规定：专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的， 
  人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。 
  因此，建议专利权人在被授予实用新型和外观设计专利时提出专利权评价报告申请，以方便以后尽快提起诉讼，维护专利权人利益。需要说明的是，2009年10月1日以前授予专利权的，仍然只能要求国家知识产权局出具检索报告。 
  （三）被告确定 
  从理论上说，以下五种主体都可以成为发明专利和实用新型专利的被告： 
  1、生产者；2、销售者；3、进口者；4、许诺销售者；5、以生产经营为目的的使用者。 
  以上1至4种主体可以确定为外观设计专利的侵权人。但在实践中，我们一般不希望将使用者作为被告，因为使用者承担的责任往往是停止使用，达不到打击直接侵权者的目的。所以，我们建议将生产者、销售者、许诺销售者或进口者作为被告，但是，如果暂时无法确定生产者、销售者和进口者时，可以先将以生产经营为目的的使用者作为被告，然后由被告举出证据证明专利产品的生产者或销售者，从而追加被告或另行提起诉讼。依据《专利法》第七十条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此，一般情况下，使用者、销售者、许诺销售者会提供产品的合法来源，从而免除其赔偿责任。 
  （四）专利侵权事实 
  对专利侵权事实的证据进行固定一般应通过公证处、知识产权局、海关、法院等机关对专利侵权产品进行查封、扣押、保全等。证据保全内容一般应涉及侵权产品、侵权人与他人签订的买卖合同、销售发票、说明书、宣传画册、营销人员名片等。然后将侵权产品与专利产品权利要求书进行比对来确定是否构成侵权。比对方法：相同原则、等同原则、全面覆盖原则。 
  （五）损害赔偿额计算 
  专利侵权的民事法律责任包括停止侵权、销毁侵权产品、损害赔偿等，民事责任关键是确定损害赔偿额，依据《专利法》规定，损害赔偿额包括因侵权所受到的实际损失和为 
  制止侵权行为所支付的合理开支。合理开支至少包括调查取证费、公证费、律师代理费等。 
  《专利法》第六十五条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

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