国际商标注册谈美国法下的方法专利迷雾

• 来源：广东利天下知识产权代理有限公司 更新时间：2017-02-09点击：226次

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  【摘要】在方法的可专利性上，美国法院在Bilski案中摒弃了State Street案的宽泛标准，确立了相连与转化原则。但是方法专利的可专利性标准问题远未澄清。在方法专利的侵权判断方面，Kinik案明确了ITC所采纳的方法不同于联邦法院的做法是合法的，这种双轨制可能违反了美国国际法下的义务。美国最高法院在Quanta案中明确了方法专利的可穷竭性，从而向限制专利权人权利的方向又迈进了一步。近年来美国方法专利制度的变迁与其政治、经济发展政策目标的演变相一致。 
  【关键词】美国；方法专利；可专利性；双轨制；权利穷竭 
  【写作年份】2009年
  【正文】 

  在Bilski案[1]中，纽曼法官认为不确定性是创新的敌人。围绕哪些方法可获得专利保护，方法专利的保护范围以及方法专利的穷竭问题产生了一系列广受关注的判决与裁定，然而这些判决与裁定并没有使方法专利的相关问题变得清晰，反而更加扑朔迷离。 

  一、迷雾般的方法可专利性问题：对Bilski案的解读（一）方法可专利性的迷雾美国方法可专利性的不确定性缘起于英国《垄断法》中方法专利规定的模糊性。[2]按照《垄断法》的规定，新制品的工作或制造方式可以获得专利。有学者认为，这意味着仅仅那些与制品相关的方法可以获得专利保护；[3]而有学者认为，《垄断法》并没有涉及缩小或剔除可获英国专利的发明主题范围。[4] 

  1793年专利法中的专利主题并没有特别指出方法是可专利的主题，但美国联邦最高法院（U.S.C）认为方法是一种技艺（art），[5]因而，美国1793年专利法中的技艺概念包括了方法。将方法明确纳入专利法是美国1952年专利法，该法认为方法系指方法、技术或步骤，并包括已知方法、机器、制品、物之组合或材料的新用途。但什么样的方法可以获得专利，各方并没有予以明确。U.S.C认为，专利法中“方法”的含义窄于其一般意义。[6] U.S.C认为方法是一种对特定材料进行处理以便到达给定结果的方式，它是一种行为，或一系列行为，这些行为被实施于将要转化或简化为不同的状态或事物的主题上。[7]但是哪些方法不能获得专利保护U.S.C并没有明确。 

  （二）拨开方法可专利性迷雾的探索1.激进方法：State Street案与AT&T案State Street案[8]中，联邦巡回上诉法院（CAFC）认为方法如果能产生有用的、具体的与有形的结果，那么该方法就是可专利的。同时，该案明确否定了“商业方法除外原则”。在随后的AT&T案中，CAFC再次确认任何有用的方法都可以申请专利，即使该方法没有将物质或能量转化为另一种状态。[9] 

  State Street案导致美国方法专利申请大幅增加，1997年class705(商业方法专利)下的专利申请只有974件，在2007年就飙升到11,378件。State Street案后授予的方法专利，有的非常可笑，甚至荒谬，[10]如美国专利商标局（USPTO）对出售专家建议的方法，证券交易的方法，甚至对获得专利的方法也授予专利。 

  2.中庸方法：Freeman-Walter-Abele测试与Bilski案Freeman-Walter-Abele测试。该测试认为方法专利可专利性需满足两个步骤：首先需决定该方法专利的权利要求是否引用了Benson案意义下的“算法”，其次决定该算法是否是以某种方式应用于物理因素或程序步骤。[11]该测试法意图对方法专利进行某种限制，要求某种方法必须运用于具体的物理因素或程序步骤。然而，该测试法的主要问题是，一般情况下，专利法下对可专利主题的分析应不涉及到具体的单个权利要求，对专利主题的分析应整体对待。[12] 

  Bilski案所确立的相连与转化标准。Bilski与他人一起向USPTO申请使用对冲合同商业方法的排他权利。其主要方法是：当商品卖方向顾客以某一种价格售出商品时，卖方随后以另一个价格进行对冲交易。该专利申请共有11项权利要求，在专利权利要求书中明确不需要通过计算机或其他技术实施该方法。USPTO认为该权利要求没有指向技术领域，不需要通过专门的机器设备进行操作，不过是操作简单的抽象思想用以解决数学难题。另外，该方法也没有明确有哪些特定的实际用途，因而，其不属于可专利主题。Bilski不服，向美国专利上诉和干涉委员会提出复审，该委员会认为该方法只是抽象思想，不属于可专利主题，因为可专利的方法必须要改变物质与能量或使用机器执行特定步骤，但该委员会也认为审查员所要求的需指向技术领域的观点是错误的，因为其并无案例法的支持。该案于2007年2月上诉到CAFC，CAFC采取全体法官审理的形式，于2008年10月30日做出判决，其中9位法官同意该判决，3位法官提出了不同意见，其中两位法官的不同意见认为该标准过于严格，可能不利于创新与适用信息时代的需要，而另一位不同意见的法官认为应明确推翻State Street案的判决，为方法可专利性建立更严格的标准。 

  在该案中，法院提出了判断方法可专利性的新的原则：相连与转化规则。CAFC认为，如果一个方法满足以下条件之一，其必然是可专利的：一是如果该方法与特定的机器或设备相连（tied to）；二是如果该方法将一个特定的物体转化（transform）为不同的状态（state）或事物（thing）。 

  3.保守方法：In Re Musgrave案在1970年的In Re Musgrave[13]案中，法院认为，一种操作步骤序列要成为美国专利法101条下的可专利主题，其必须是技术领域的东西，这样才符合宪法推动有用技艺(art)的目标。其后，在In Re Toma案中，法院再次确认技术的存在是方法可专利性的要求。[14]方法专利的技术要求在美国专利制度下存在了将近25年。在1995年的Ex Parte Lundgren案[15]中，美国专利上诉与干涉委员会以3：2的结果决定废除方法专利的技术要求，认为方法专利的技术要求已经过时。在反对意见中，法官史密斯认为方法专利的技术要求是宪法的要求，技术技艺是宪法中有用技术的现代表述。史密斯法官认为按照大多数法官的观点，基本上任何能被作为方法专利申请的东西都满足专利法101条的规定，这将开启对人类所进行的任何活动授予专利的闸口。 

  CAFC认为本方法的缺点是技术工艺与技术这两个词的含义模糊，易随着时间发生改变。一个普遍的观点认为技术是应用科学。[16]过去普遍接受的定义为技术是易觉察的技艺，特别是涉及科学运用的原则、方法以及命名法。[17]USPTO认为技术为将科学与工程运用到机器或程序的发展上以便提升或加强人类的条件，或者至少是在某些方面提高人类的效率。[18]按照这些观点，人类的活动如果无涉科学或科学的应用就不是技术活动。然而，也有人对技术采取更加宽泛的定义，其认为技术仅仅指知识的应用。[19]按照这种观点，技术远不仅是应用科学知识，技术是在一个有效方式逻辑内的人类经验的工具排序，或是智慧的实际执行。按照这种宽泛的定义，在美国法下可以获得专利保护，而在中国可能不能获得专利保护的方法，如吃药的方法[20]等可能属于技术的范畴。

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